《商标法》第十三条第一款对“未注册的驰名商标”的保护
——第1267138号“惠爾康”商标争议案评析
赵春雷
我国《商标法》对未在中国注册的驰名商标的保护体现在第十三条第一款。就本款的适用而言，既有驰名商标认定问题，也有本款构成要件的判定问题。“惠爾康”商标争议案是适用第十三条第一款保护驰名的未注册商标较为典型的一例，现结合此案具体案情对本款的立法目的、适用条件进行阐述。
基本案情
申请人：厦门惠尔康食品有限公司
被申请人：福州维他龙营养食品有限公司
争议商标：第1267138号“惠爾康”商标
（一） 当事人主张
申请人的主要理由：一、申请人创建于1992年底，是一家在食品行业具有很高知名度的企业。二、申请人依照我国商标法第十三条规定，主张其在饮料、八宝粥食品上长期使用的“惠尔康”商标是中国驰名商标，并要求撤销争议商标。三、申请人在饮料、八宝粥以外的食品上已注册中文“惠尔康”商标，图形商标已在所有的食品上注册，“HUIERKANG及图”商标早在1993年就在第29类“乳酸菌饮品”、第30类“八宝粥”等商品上注册。四、被申请人申请注册争议商标，损害了申请人知名的商号权和产品包装上的“惠尔康”字形的外观设计专利权，违反了我国商标法第三十一条的规定。五、被申请人申请注册惠尔康商标的行为在主观上是明知、恶意的；其抢注惠尔康商标的过程，是有预谋、有步骤、连贯性的（从1995年2月16日抢注第29类上的第935448号和第30类上的第934358号“惠尔康及图”商标，到1997年6月10日以欺骗、不正当手段申请受让第30类“豆乳”商品上的第701244号“惠尔康”商标，再到抢注争议商标）；在方式上是抄袭、摹仿的；其目的不是为了使用，而是为了牟取非法暴利，这种行为已严重违反了诚实信用原则和商标法的有关规定。
被申请人答辩的主要理由：一、被申请人受让第701244号商标和申请注册第1267138号商标的做法符合商标法有关规定。二、申请人没有获得第32类02组“惠尔康”商标，抢注商标的恰恰是申请人本身。三、申请人在明知的情况下，违法侵权使用他人的注册商标，严重违反了商标法。四、我国商标法体现申请在先原则，1993年3月天津惠尔康科技公司就在第32类商品上申请注册了“惠尔康”组合商标，1994年获核准注册。而申请人在第32类商品上申请注册“惠尔康”商标的时间是1997年。五、申请人一直在违法侵权使用第32类02组“惠尔康”商标，不可能将不属于违法者的商标变为属于他的“驰名商标”。
（二） 商评委审理与裁定
商评委经审理查明：1、争议商标为文字“惠爾康”，指定使用商品为第32类的汽水、果汁、豆奶、蔬菜汁（饮料）、果子粉、矿泉水（非医用）、水（饮料），申请注册时间为1997年8月20日。
申请人厦门惠尔康食品有限公司成立于1992年12月23日，“惠尔康”为申请人的字号，同时，“惠尔康”也是申请人在先使用在饮料等食品上的商标。
申请人提供了四组证据证明其惠尔康商标的高知名度：（一）相关公众对申请人的惠尔康商标知晓程度的证据：1、申请人生产的“惠尔康”产品获得的荣誉证书（福建知名品牌、福建省名牌产品等）。2、申请人的“惠尔康” 产品在全国性的行业排名情况。3、市场调查情况。4、申请人“惠尔康”产品包装被仿冒的情况。5、全国各地经销网络情况。（二）证明惠尔康商标使用持续时间的相关材料：1、从1993年起部分“惠尔康”产品的照片。2、从1992年到2002年卫生防疫部门对惠尔康饮料、八宝粥等产品所作的卫生结果报告单。3、从1993年到2001年申请人将标有惠尔康商标的产品包装向国家专利局申请外观专利情况。（三）证明惠尔康商标的宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料：1、从1995年到2001年累计投入1.18亿人民币广告费（审计报告）。2、部分广告发票复印件。3、户外广告和车身广告的图片、促销活动的现场图片、电视广告的画面、广告海报图片、广告促销品的图片。4、部分报纸报道复印件及公证书。5、部分广告宣传合同复印件。（四）惠尔康饮料及八宝粥从1995年至2001年的产量、销售量、销售收入、利税情况。根据《中华人民共和国商标法》第十四条之规定，我委经审理认定，经过长期、广泛的使用与宣传，申请人使用在饮料等商品上的“惠尔康”商标在相关公众中已具有很高的知名度，属于《中华人民共和国商标法》第十三条第一款规定所指的驰名商标。
2、本案争议商标的文字与申请人的字号、商标文字相同。争议商标的字体与申请人在先使用于饮料等商品上的“惠尔康”商标字体相近似。1994年4月30日，申请人的法定代表人叶美兰向中华人民共和国专利局申请了名称为“饮料包装罐”的外观设计专利，并于1995年取得外观设计专利权。争议商标使用的字体与叶美兰享有外观设计专利权的饮料包装罐上使用的字体相近似，特别是其中的“尔”字均使用了在现代社会生活中已不常用的繁体字。
3、被申请人与申请人同处于福建�。簧昵肴嗽�1995年2月16日申请注册与申请人在先使用的商标文字、图形相同的第934358号“惠尔康及图”商标，商标局于1998年作出异议裁定认为，第934358号“惠尔康及图”商标“注册使用势必会引起消费者对商品产源的混淆，造成误认误购。”并裁定第934358号“惠尔康及图”商标不予核准注册。
其后，被申请人受让了第701244号“惠尔康HEK”商标。第701244号“惠尔康HEK”商标原注册人为“天津市惠尔康科技公司”，该公司于1993年3月25日向商标局提出“惠尔康HEK”商标注册申请，于1994年8月14日经商标局核准注册，指定使用商品为第32类的豆乳。申请人提交的证据表明，该商标原注册人“天津市惠尔康科技公司”在转让行为发生之前，已于1996年4月30日注销，被申请人受让注册第701244号“惠尔康HEK”商标的行为存在着明显的法律上的瑕疵。现在，第701244号“惠尔康HEK”商标已被商标局以连续三年停止使用为由撤销注册，在第32类豆乳商品上，被申请人对第701244号“惠尔康HEK”商标已不享有合法权利。
商评委经审理认为，被申请人明知“惠爾康”是申请人的字号、在先使用于饮料等商品并享有较高知名度的商标，却采用抄袭、复制等不正当手段在类似商品上进行注册，其主观上具有明显的进行不正当竞争、牟取非法利益的恶意，其行为既损害了申请人就其驰名商标、字号所享有的权利，也容易造成消费者对商品产源的混淆误认，构成了商标法第十三条第一款所指“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用”的情形，也违反了商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。依据《中华人民共和国商标法》第十三条第一款、第三十一条、第四十一条第二款、第四十三条之规定，裁定：申请人对被申请人注册的第1267138号“惠爾康”商标所提撤销理由成立，该商标注册予以撤销。
（争议商标）
评析
本案的焦点问题是，申请人的惠尔康商标是否已成为商标法第十三条第一款所指的驰名商标，被申请人申请注册争议商标的行为是否属于商标法第十三条第一款所指的情形，以及被申请人是否违反了商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。
一、驰名商标的判定
驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标，它是商标所有人经过不断努力积累而成的商誉的体现。对商标所有人给予商标法第十三条第一款驰名商标保护的重要前提之一，就是判定其申请保护的商标是否具有一定的知名度，符合商标法的要求。
根据商标法第十四条的规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（1）相关公众对该商标的知晓程度；（2）该商标使用的持续时间；（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（4）该商标作为驰名商标受保护的记录；（5）该商标驰名的其他因素。需要注意的是，由于申请驰名商标保护的个案往往具有其特殊的、个体性的情形，所以在有的案件中，认定驰名可能需要考虑商标法第十四条所列的全部因素；但在另外一些案件中，基于行业特征、相关公众范围等特点，对驰名的认定可能只与部分因素有关。因此，认定他人商标是否成为驰名商标，应当视个案情况综合考量商标法第十四条所列的因素，但不以必须满足全部因素为前提。
根据商标评审委员会2005年12月颁布的《商标审理标准》中《复制、摹仿或者翻译他人驰名商标审理标准》的内容，商标法第十四条所列因素可由下列证据材料予以证明：（1）该商标所使用的商品/服务的合同、发票、提货单、银行进账单、进出口凭据等；（2）该商标所使用的商品/服务的销售区域范围、销售网点分布及销售渠道、方式的相关资料；（3）涉及该商标的广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体广告、媒体评论及其他宣传活动资料；（4）该商标所使用的商品/服务参加的展览会、博览会的相关资料；（5）该商标的最早使用时间和持续使用情况的相关资料；（6）该商标在中国、国外及有关地区的注册证明；（7）商标行政主管机关或者司法机关曾认定该商标为驰名商标并给予保护的相关文件，以及该商标被侵权或者假冒的情况；（8）具有合格资质的评估机构出具的该商标无形资产价值评估报告；（9）具有公信力的权威机构、行业协会公布或者出具的涉及该商标所使用的商品/服务的销售额、利税额、产值的统计及其排名、广告额统计等；（10）该商标获奖情况；（11）其他可以证明该商标知名度的资料。
本案中，申请人提供了大量证据，从相关公众对申请人的惠尔康商标知晓程度、惠尔康商标使用持续时间、惠尔康商标的宣传工作的持续时间、程度和地理范围、惠尔康饮料及八宝粥从1995年至2001年的产量、销售量、销售收入、利税情况等多角度证明其在中国相关公众中的高知名度，符合商标法第十四条的要求，属于商标法第十三条第一款所指的驰名商标。
二、对商标法第十三条第一款的理解及其适用条件
（一）本款是在相同或类似商品上对未注册驰名商标的保护
驰名商标是商标所有人经过辛勤努力所积累的知名度的表现，也是社会财富
的一部分。利用驰名商标知名度、搭便车牟利、进而造成市场混淆或者公众误认的不正当竞争行为，将可能致使驰名商标所有人的利益受到损害，也可能导致消费者权益受到损害，公平的市场竞争秩序受到影响。因此在《保护工业产权巴黎公约》和TRIPS协议中都有对驰名商标保护的规定。我国商标法的相应规定体现在商标法第十三条中。
商标法第十三条分为两款，第一款针对在相同或者类似商品上的未注册驰名商标，第二款针对在不相同或者不相类似商品上已注册的驰名商标。这与我国实行商标注册原则有关。注册原则和使用原则是世界上商标权产生的两大主要原则。使用原则最符合商标权产生的实际情况，但却有公示性不强、举证困难等问题。注册原则弥补了使用原则的不足，但却有可能隐藏商标权利产生的真实情况，并可能被恶意抢注者所利用。对未注册的驰名商标而言，若被恶意注册，�：π愿�。因此，需要对严格的注册原则进行必要的修正。第十三条第一款就弥补了严格注册原则可能造成不公平后果的不足。但由于毕竟是未注册商标，对其权利范围保护过大，将会破坏注册原则的稳定性，也对其他市场主体不公平，所以商标法第十三条第一款将其限制在相同或者类似商品上。
（二）适用条件
《商标审理标准》中列明，适用商标法第十三条第一款须符合下列要件：（1）他人商标在系争商标申请日前已经驰名但尚未在中国注册；（2）系争商标构成对他人驰名商标的复制、摹仿和翻译；（3）系争商标所使用的商品/服务与他人驰名商标所使用的商品/服务相同或者类似；（4）系争商标的注册或者使用，容易导致混淆。
根据这些标准，如果系争商标在相同或者类似的商品或服务类别上，复制、摹仿或者翻译他人的未注册驰名商标，混淆、误导消费者，导致消费者对商品或服务来源产生误认，就可以适用商标法第十三条第一款。其中，对混淆、误导的判定不以实际发生混淆、误导为要件，只须判定有无混淆、误导的可能性即可。而对复制、摹仿、翻译他人未注册驰名商标的规制，则包含着根据民法诚实信用原则和商标法反不正当竞争精神对恶意注册行为的禁止。
本案中，被申请人注册争议商标的主观恶意明显：其与申请人同处福建省且都是从事食品生产的企业；在争议商标申请注册前其与申请人曾发生商标异议纠纷，应当知道该驰名商标；且争议商标的字体与申请人在先使用于饮料等商品上的“惠尔康”商标字体相近似，特别是其中的“尔”字均使用了在现代社会生活中已不常用的繁体字。被申请人明知“惠爾康”是申请人在先使用于饮料等商品并享有较高知名度的商标，却采用抄袭、复制的不正当手段在类似商品上进行注册，其行为容易造成消费者对商品产源的混淆误认，被申请人的行为已符合适用商标法第十三条第一款的条件。
三、对《商标法》第三十一条的理解及其适用条件
一般认为，商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”中“在先权利”不是指商标权，因为有关在先商标权已在商标法其他条款中有所体现。这里指的是他人享有的合法有效的其他在先权利，主要指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括商号权，著作权，外观设计专利权、姓名权，肖像权等。
对这些其他在先权利的保护主要是基于诚实信用原则和保护在先权利原则。根据诚实信用原则，商标申请人有避让义务，尊重他人的在先合法权利；根据保护在先权利原则，合法有效的在先权利是以法律之力确定和保护的利益，当在后申请的商标与这些权利发生冲突时，应保护在先权利人。
根据《商标审理标准》，侵犯他人商号权的适用要件有三点：（1）商号的登记、使用日应当早于系争商标注册申请日；（2）该商号在中国相关公众中具有一定的知名度；（3）系争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人的利益可能受到损害。
本案中，申请人厦门惠尔康食品有限公司成立于1992年12月23日，远早于争议商标的申请注册时间。惠尔康作为其商号获得了多种奖项与荣誉称号，在相关公众中具有较高的知名度，争议商标的注册容易导致相关公众对商品的来源即商品的生产者和提供者产生混淆，导致申请人的利益受到损害，因此符合《商标法》第三十一条的适用条件。
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